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제3자의 발명에 대해 특허법상 권리행사를 하기 위해서는 자신의 발명이 특허로 등록돼 있어야만 한다. 이는 특허법 제87조 제1항(특허권은 설정등록에 의해 발생한다)에 따른 것이다. 특허출원은 했지만 아직 특허등록 전이면 권리행사를 할 수 없으며 특허등록이 된 후 특허권자로서 제3자의 특허발명 실시행위에 특허법상 권리행사를 할 수 있다.

다만 특허등록 전이라도 무단으로 자신의 발명을 실시하는 자에게 경고장을 보낼 경우 비록 실시를 중지시키지는 못하지만 등록 후 실시료 상당액을 청구할 수 있다.

A사는 자동으로 과일을 손질할 수 있는 제품 B를 발명했다. 이후 A사는 제품 B에 대해 특허를 출원했고 특허 등록을 기다리는 중이었다. 출원 한달 후 A사는 경쟁업체인 C사가 B와 상당히 유사한 기능의 제품을 개발 중이라는 사실을 알게됐다. B가 특허 등록 전이라는 사실을 깨달은 A사는 C사에 제품 B가 특허 출원됐다는 내용을 담은 경고장을 발송했다. 하지만 C사는 제품 개발을 강행했고 이후 A사는 C사로부터 보상금을 받을 수 있었다.

특허출원인은 특허 출원 후 출원내용이 법적 절차에 따라 출원공개된 이후에는 당해 특허출원된 발명을 무단 실시하는 제3자에 대해 경고할 수 있다. 특허등록된 후에는 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지 그 특허발명의 실시에 대해 통상적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.특허법은 특허출원된 발명의 내용을 공개시켜 일반 공중으로 하여금 중복투자·중복연구를 방지한다. 대신 공개된 발명에 대한 제3자의 모방이나 도용에 의해 출원인의 이익이 훼손되므로 그 상실된 이익을 보전하기 위해 보상금청구권을 인정한다.

특허출원인은 출원발명을 업으로 실시하는 제3자에 서면으로 경고할 수 있으나 이 경고는 특허권 침해 등을 중지하도록 하는 경고와는 다른 의미다. 실시자에게 출원발명의 실시의 중지를 요구하는 것이 아니라 특허출원인이 자신의 특허출원이 출원공개됐다는 사실 및 추후 보상금청구권의 대상이 됨을 실시자에게 알리는 일종의 통지다.

따라서 제3자가 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알게 된 때부터 특허권의 설정등록시까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대해 통상 받을 수 있는 금액을 보상금으로 청구할 수 있다. 하지만 특허등록을 받지 못했을 경우에는 보상금청구권을 행사할 수 없다.

☞ 본 기사는 <머니S> 제570호(2018년 12월12~18일)에 실린 기사입니다.