[오성환의 지식재산권이야기] '특허 방어법' 이런게 있었네

 
 
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/사진=이미지투데이
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최근 특허괴물의 등장으로 특허침해 경고장을 남발하는 경우가 많다. 특허침해판단을 구체적으로 하지 않고 일단 상대방에게 협박성 경고장을 보낸다. 특허침해 경고장을 처음 받은 이는 당황한 나머지 적절하게 대응하지 못해 곤경에 처하는 경우가 많다.

특허권자로부터 경고장을 받은 기업들과 상담해보면 대부분 특허침해 주장의 대응 방법으로 특허무효심판을 청구해야만 하는 것으로 오해하는 경우가 부지기수다.

일반적으로 특허권자로부터 침해 주장을 받으면 먼저 특허등록공보를 찾아 특허권에 흠결(무효사유 등)이 있는지를 검토해야 하는 것은 맞다. 다만 모든 경우에 무효심판을 청구해야 되는 것은 아니다.

특허권을 분석해 특허 무효사유가 발견된다면 무효심판을 청구해 특허권을 소급적으로 소멸시키는 것이 가장 강력한 대응 방법이다. 구체적인 무효사유는 특허법 제133조1에서 규정을 한다.

무효사유 중에 주장하는 빈도가 높고 무효율이 높은 것은 신규성 및 진보성 위반이다. 신규성은 특허 출원 시 전에 있었던 공지기술과 주장된 특허가 실질적으로 동일하다는 것이다. 진보성은 특허 출원 시 전에 있었던 공지기술로부터 통상의 지식을 가진 자가 출원 시 용이하게 발명할 수 있다는 것이다.

특허 무효심판에 의해 특허권을 소멸시키는 것이 특허침해 주장에 대한 강력한 대응 방법이나 무효심판을 청구하기 위해서는 막대한 비용과 시간이 소비된다. 무효심판은 선행기술조사, 변호사 수임 등 많은 비용이 들고 1심에서 특허가 무효라는 심결을 받더라도 특허권자가 불복하면 특허법원, 대법원 단계까지 상당한 시간이 소요된다. 이는 라이센싱 비용을 특허권자에게 주고 특허권자와 협상을 하는 것보다 더 큰 출혈이 될 수도 있다.

/사진=오성환 변호사
/사진=오성환 변호사

무효 가능성이 상당히 높아도 경고장을 받은 회사는 특허침해소송에서 판례가 인정하는 공지기술 제외설, 자유기술 항변, 권리남용 항변 등 항변사유를 주장하고 입증해 특허침해에서 벗어날 수 있으므로 모든 경우에 비용과 시간을 들여 무효심판을 청구해야 하는 것은 아니다. 따라서 특허법 및 판례가 인정하는 항변사항은 다수 존재하므로 이를 사전에 숙지한다면 향후 특허분쟁이 발생했을 때 특허권자의 협상이나 특허침해소송에서 유리하게 문제를 해결할 수 있다.

그리고 미리 사전에 판례가 인정한 항변을 숙지해 놓았다면 항변사항에 대한 증거자료를 수집해 놓음으로써 향후 발생하는 특허분쟁에 대해서 대비할 수도 있다. 또한 무효사유를 발견했다면 이를 특허권자에게 통지해 재협상을 함으로써 특허권자가 소송 철회 등을 하도록 유도해 손쉽게 분쟁을 해결할 수 있다.

그리고 무효사유를 갖는 특허에 대해 무효심판을 청구했다면 그 취지를 법원에서 즉시 진술해야 한다. 왜냐하면 법원이 필요하다고 인정하면 무효심판의 심결확정까지 소송절차를 중지할 수 있기 때문이다.

☞ 본 기사는 <머니S> 제575호(2018년 1월15~21일)에 실린 기사입니다.
 

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