[오성환의 지식재산권 이야기] ‘공지기술’ 제외설이 뭐지?

 
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공지기술 제외설은 특허침해 소송 또는 권리범위확인심판에서 특허권의 권리범위를 정할 때 특허발명의 구성 전부가 출원 당시 공지기술에 해당하면 공지기술에 대해 권리범위를 인정할 수 없다는 이론이다. /그래픽=김영찬 기자
공지기술 제외설은 특허침해 소송 또는 권리범위확인심판에서 특허권의 권리범위를 정할 때 특허발명의 구성 전부가 출원 당시공지기술에 해당하면 공지기술에 대해 권리범위를 인정할 수 없다는 이론이다. 

이는 특허발명의 당연무효를 전제로 하는 것은 아니며 단지 공지사실은 특허발명의 권리범위로부터 제외한다는 내용일 뿐이다. 공지기술은 공중의 자유영역에 속하는 것으로 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 만큼 특허권의 권리범위로부터 제외되는 것은 당연하다.

특허법은 ‘공개의 대가’로서 ‘특허권’이라는 독점·배타권을 부여한다. 따라서 새로운 발명을 공개하지 않았음에도 착오로 등록한 경우에는 권리를 인정받지 못한다.

공지기술인 A+B+C와 동일한 발명인 A+B+C로 구성된 발명이 출원돼 신규성이 없음에도 불구하고 착오로 등록된 경우에는 무효심판여부와 관계없이 권리범위를 인정하지 않는다는 얘기다.

전부가 아닌 일부만 공지기술인 경우는 어떨까. 이를 두고 법원의 해석이 달라졌다. 예전엔 공지기술의 유기적 결합 여부에 따라 결정하는 절충의 입장이었으나 지금은 특허 권리범위 판단에서 제외하지 않는다.

일부의 공지기술을 제외할 수 없는 이유가 뭘까. 특허발명에서는 공지되지 않은 구성을 찾기가 어렵고 대부분 발명은 공지된 구성의 결합으로 이뤄진다. 게다가 공지기술을 제외하면 보호범위가 더 넓어지는 기현상이 발생한다. 이를테면 특허발명의 구성요소가 A+B+C일 경우 공지기술인 A구성을 제외하면 특허발명이 B+C가 돼 보호범위가 더 넓어지게 된다.

그리고 특허발명 구성요소가 A+B+C라면 공지되지 않은 A구성으로 출원한다면 A에 대해 특허출원을 해 특허권을 받으면 된다. 하지만 대부분은 구성요소가 이미 공지됐다. 구성요소가 비공지인 경우는 거의 존재하지 않으므로 공지된 구성요소를 특허권의 권리범위에서 제외하는 것은 타당하지 않다.

이런 이유로 특허발명의 구성요소 중 일부만 공지된 경우에는 이를 제외하지 않고 특허권리범위를 판단한다고 보면 된다. 결국 일부공지된 기술을 보호범위에서 제외한다는 법리는 구성요소가 공지일 때 구성요소 자체를 권리범위에서 제외한다는 것이 아니라 그 기술적 사상을 구체화한 다수의 실시유형 중 공지된 실시유형을 그 권리범위에서 제외한다는 것으로 해석해야 한다.


■오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력
▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자
 

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