[오성환의 지식재산권 이야기] 본안 소송 만큼 공들이는 가처분 심의

 
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본안소송 시 심리에 많은 시간이 소요되기 때문에 가처분 심의에 공을 들이는 추세다. /그래픽=김영찬 기자

특허권자는 특허권을 침해하는 행위가 발견된 경우 신속하게 본안소송보다는 우선적으로 특허침해금지 가처분을 신청한다. 본안소송 시 심리에 많은 시간이 소요되기 때문.

가처분은 본안 확정판결 때까지 권리자의 위험을 막을 수 있도록 하는 보전처분이다. 특허침해금지 가처분도 본안 판결이 확정되기 전이지만 특허침해 위험을 방지하기 위해 특허침해를 막을 수 있도록 한 것이다.

특허침해금지 가처분도 보전소송이므로 가처분을 청구하기 위해서는 먼저 피보전권리가 존재해야 하고 피보전권리에 대한 보전 필요성이 있어야 한다. 가처분은 앞으로의 집행보전이 아닌 현존하는 위험방지를 위한 것이다. 보통은 다툼이 있는 권리관계를 피보전권리라고 한다. 그 권리확정이 아직 이뤄지기 전에 임시로 신청인에게 권리자로서의 지위를 주려는 것.

피보전권리는 권리관계의 종류에 제한이 없다. 특허침해금지 가처분에서 피보전권리는 특허권에 기반한 금지청구권이므로 피보전권리가 존재함을 입증하기 위해서는 특허권자가 특허발명의 보호범위를 확정하고 침해물건 또는 방법을 특정해야 한다. 최종적으로 침해물건 또는 방법과 특허발명을 대비해 침해임을 입증해야 한다. 반대로 가처분 채무자는 특허가 무효라는 주장, 자유기술 또는 권리남용 주장 등을 항변으로 제출할 수 있다. 판례는 보전의 필요성을 판단할 때 고려할 요소로서 이해득실관계와 장래승패의 예상, 기타 여러 사정을 고려해야 한다고 판시한다.

법원이 특허침해금지 가처분 명령을 내리면 채무자는 본안판결을 받기도 전에 제품생산을 중단해야 하는 등 치명적인 손해를 입게 된다. 채무자는 본안판결 결과를 기다리지 못하고 망하거나 다른 제품을 제조하는 것으로 경영상 결정을 내릴 수밖에 없다. 반대로 법원이 특허침해금지 가처분 신청이 배척하면 특허권자는 본안소송에서 승소해 확정될 때까지는 침해피의자의 제품의 생산, 판매 행위를 금지하지 못한다.

본안판결이 확정되기 위해서는 시간이 수 년 소요되며 최근 대부분 신제품은 라이프 사이클이 6개월을 넘지 않는다. 따라서 침해피의자는 수 년간 충분히 제품을 생산, 판매할 수 있게 되고 특허권자가 수년 지난 후에 본안판결을 받아 특허침해금지를 시키려 해도 침해피의자는 더 이상 그 제품을 만들고 있지 않을 뿐만 아니라 침해피의자 회사는 이미 없어지거나 재산을 빼돌려 두어 손해배상을 제대로 받을 수가 없게 된다. 따라서 특허권자는 특허침해 가처분 신청에서 패소하게 되면 회복할 수 없는 손해를 입게 된다.

가처분 결정은 당사자 모두에게 끼치는 영향이 상당하므로 본안판결 전에 특허분쟁이 종결되는 경우가 많다. 이를 보전소송의 본안화 현상이라 한다. 가처분 인용 여부가 분쟁해결에 결정적인 영향을 끼치므로 최근에는 본안소송만큼 결정을 내리는 데 신중하고 장기화되는 경향이 있다.

■오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력
▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자
 

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