[오성환의 지식재산권 이야기] 특허침해 대응 노하우를 쌓자 (下)

소송에 결정적 영향 끼치는 ‘기재불비’의 증거

 
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기재불비 지적은 소송에 결정적인 영향을 미친다. /그래픽=김영찬 기자

협상 과정에서 법률 명세서의 기재가 특허법에서 규정하는 발명의 상세한 설명 또는 청구 범위에 기재돼야 할 요건을 구비하고 있지 않은 상태인 기재불비의 증거를 제시할 경우 상대방은 매우 불리해진다.기재불비가 있다는 것은 제대로 업무를 수행하지 못한 것이라고 볼 수 있어서 전문가에게 심리적 위축을 불러올 수 있다. 게다가 무효 가능성이 증가한 만큼 이를 검토해야 하는 불편을 겪어야 한다.

기재불비 지적의 장점은 또 있다. 협상 결렬 후 소송으로 갈 때 기재불비가 지적된 특허는 소송 대상 특허리스트에서 제외될 가능성이 매우 높아진다는 점이다. 지적당한 상대 입장에서는 제대로 싸움도 하기 전에 특허 자체의 문제점으로 말미암아 맥없이 나가 떨어지거나 소송 분위기를 불리하게 가져감은 물론 다른 특허에 대해서도 재판부의 의혹이 높아지는 것을 바라지 않기 때문이다.

기재불비 사항 중 대표적인 것은 발명의 상세한 설명 기재요건이다. 특허법 제42조 제3항은 ‘통상의 지식을 가진 사람이 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 적을 것’이라고 규정한다. 이는 일반적인 기술자가 과도한 시행착오나 복잡하고 고도한 실험 등을 거치지 않고 그 발명을 정확하게 이해할 수 있고 재현할 수 있는 정도를 말한다.

기술적으로 실시가 가능하다 하더라도 다른 사람이 당업자가 실시 가능한 정도로 기재가 돼 있느냐 없느냐 하는 것을 살펴야 한다. 당업자가 명세서의 내용을 토대로 해서 간편하게 만들 수 없을 정도로 기재사항이 누락되는 등 부실한 경우나 논리가 뒤죽박죽일 경우 그 발명이 실시 가능하지 않다고 판단할 수 있다. 따라서 특허 비전문가 입장에서 실시 가능성을 판단하는 방법은 상대 특허 명세서의 설명을 평균적 수준의 연구원/엔지니어가 따라했을 때 그 발명의 재현 여부를 확인하면 된다.

청구범위 기재요건도 자주 문제가 되는 기재불비 사항 중 하나다. 첫 번째 청구범위 기재요건은 특허법 제42조 제4항 제1호에서 규정하는 “발명의 설명에 의해 뒷받침될 것”이다. 청구범위가 최초 특허청에 출원할 당시의 명세서에 의해 지지를 받는지(개시요건)가 요구된다. 명세서의 지지 여부는 특히 보정 등에 따라 청구범위가 변경되었을 경우 종종 문제가 된다. 보정에 의해 변경된 청구범위가 출원할 당시의 명세서에 의해 지지를 받지 않는 경우에는 발명자의 발명의 범위를 뛰어넘는 새로운 기술로 판단해 무효사유가 된다.

두 번째 청구범위 기재요건은 특허법 제42조 제4항 제2호에 따르면 “발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것”이다. 청구항의 기재가 불명확하거나 간결하지 않는 발명은 특허요건 판단 등이 불가능하며 특허권이 부여되면 발명의 보호범위가 불명확해 특허발명의 보호범위를 결정할 수 없기 때문이다. 다만 발명이 간결하게 기재돼야 하는 것은 청구항의 기재 그 자체가 간결해야 한다는 것이며 그 발명 개념이 간결해야 한다는 것은 아니다.



■오성환 법무법인(유한) 바른 변호사/ 변리사 약력


▲ 특허청 특허제도·특허법 개정담당 사무관
▲ 성균관대학원 겸임교수
▲ 카이스트 대학원 공학석사
▲ 고려대 대학원 법학과 지식재산권법 박사수료
▲ 대한변호사협회 등록 지식재산권법 전문변호사
▲ ‘실무에서 바로 쓰는 특허분쟁 지침서’ 저자
 

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